De registratie van een merk lijkt simpel. Maar gedurende de procedure kunnen er veel onzekerheden op jouw pad komen. Zo kun je van het Benelux-Merkenbureau regularisaties over jouw merkaanvragen ontvangen, je kunt een bericht van oppositie ontvangen of de merken kunnen worden geweigerd door de merkinstantie. Dan is het wel zo fijn als je terug kunt vallen op ervaren merkenjuristen. Worden de merken wel geregistreerd, dan is het nog maar de vraag of de merken op de juiste wijze zijn beschermd. Een typefout in de naam van de eigenaar of een onjuiste of onvolledige specificatie van producten en diensten kan al desastreuze gevolgen hebben. En dat is nu net niet de bedoeling van de registratie. Het is niet voor niets dat de meeste registratieprocedures begeleid worden door erkende merkenadviseurs.

Knijff is expert in merkregistratie. Dit komt door de specifieke vakkennis en jarenlange ervaring van onze merkenadviseurs. Wij werken al sinds 1989 voor gerenommeerde bedrijven. Bij Knijff kun je altijd rekenen op persoonlijke aandacht en een adviseur die goed naar je luistert. Wij helpen je moeilijke vragen en problemen omtrent jouw merken op te lossen. “Nee” staat niet in ons woordenboek. We kijken altijd verder.

Wil je een merknaam registreren? Laat dan jouw merk vastleggen door Knijff. Een merknaam aanvragen en registreren gaat bij Knijff als volgt:

1. Eerst doen we onderzoek naar de beschikbaarheid van jouw bedrijfs- of merknaam. Daarvoor worden het handelsnaamregister en het merkenregister binnenstebuiten gekeerd. In de registers wordt naar potentiële bezwaren gezocht en worden eventuele obstakels uitvoerig bekeken. Voor een handelsnaam is onderzoek in de registers van de Kamer van Koophandel ook van belang.

2. Daarna geven we je een risico-inschatting en advies over of je jouw bedrijfs- of merknaam wel of niet kunt gaan gebruiken. Ook vertellen we je wat je kunt doen om eventuele risico’s te verkleinen of weg te nemen.

3. Vervolgens adviseren we hoe de naam het beste als merk geregistreerd kan worden. Toekomstplannen en budget zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

4. Tijdens de laatste stap gaan we de merknaam registreren. Dit is erg belangrijk, want zonder registratie geen merkrecht. Een merkrecht geeft je het alleenrecht op een bepaalde naam en beschermt tegen merkinbreuk.

5. Ook na de registratie houden we nauw contact met je om jouw merkrecht up to date te houden. Dat is belangrijk om jouw merkrechten te handhaven.

Bij een merkregistratie denk je waarschijnlijk gelijk aan de registratie van de naam van een product, dienst of bedrijf. Of aan de registratie van een logo. Dit zijn inderdaad de meest voorkomende merkregistraties, maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Naast het registreren van een naam of logo is het mogelijk om de volgende elementen vast te leggen:

• Cijfer- en lettercombinaties

• Speciale schrijfwijzen (bijvoorbeeld de schuine ‘e’ van Heineken)

• Vormen van producten of verpakkingen (bijvoorbeeld de vormgeving van een colaflesje)

• Portretten

• Klanken

• Slagzinnen

• Kleuren

Een wettelijke eis voor de registratie van een merk is dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben.

Beschrijvende merken kunnen niet geregistreerd worden. Zo is Euro Rent a Car, als naam voor een autoverhuurbedrijf, te algemeen van aard en daardoor niet onderscheidend genoeg. Ook mag een naam niet misleidend zijn voor de producten of diensten waarvoor het wordt gebruikt. Zo mag Champagne pas echt Champagne heten wanneer het uit de Champagne-streek komt. Tot slot worden merken die in strijd zijn met de openbare orde niet geaccepteerd.

Het merkenbureau in de Benelux weigert een merk niet op grond van het bestaan van een ouder recht op een merk. Zou je Nike registreren voor sneakers, dan wordt dat gewoon geaccepteerd.

Alleen, geheid dat je morgen een brief met dagvaarding op de mat hebt liggen. Hier zit natuurlijk niemand op te wachten. Om te voorkomen dat je per ongeluk inbreuk maakt op oudere merkrechten is het van belang om vóór de registratie onderzoek naar de beschikbaarheid te doen. Zo komen dit soort risico’s op voorhand naar boven.

Andersom is het ook van belang, wanneer je jouw merk eenmaal hebt geregistreerd, alert te blijven op gelijkende merken die voor registratie worden aangevraagd. Jij moet dan dus zelf bezwaar maken. Bewaking kan je hierbij helpen.

De Europese merkregistratie is een aantrekkelijke registratie: ze dekt een groot aantal landen voor een relatief laag tarief.

Voordelen van een Europese merkregistratie

De Europese merkregistratie dekt inmiddels 28 landen en wordt automatisch uitgebreid met nieuwe Europese lidstaten. Het grootste voordeel van de Europese merkregistratie is dat jouw merk niet in elk land gebruikt hoeft te worden om het merkrecht in stand te houden. Ook vormt dit merkrecht een front tegen namaak die van buiten de Europese Unie naar binnen wordt vervoerd. Een ander voordeel: de relatief lage kosten van een Europese merkregistratie.

Senioriteit

Ook kun je jouw bestaande Nationale merkregistraties, in losse Europese lidstaten, opnemen in de Europese merkregistratie. Op deze manier leven de merkrechten voort en blijven de oude beschermingsdata behouden, terwijl je deze merkregistraties niet afzonderlijk meer hoeft te vernieuwen. Dat levert natuurlijk een aantrekkelijke kostenbesparing op zonder dat dit ten koste gaat van de merkbescherming.

Nadelen van een Europese merkregistratie

Helaas kent het systeem van een Europees merkrecht ook nadelen. Uit elk land kan een bezwaar tegen een Europese merkaanvraag komen. Een nationale merkregistratie van iemand anders in bijvoorbeeld Spanje, kan voor een obstakel zorgen. Aangezien de Europese merkregistratie ondeelbaar is, gaat dan de hele merkaanvraag niet door. Heel vervelend. Hoewel er in zo’n geval wel weer vangnetconstructies zijn.

Tenslotte, een Europees merk moet binnen vijf jaar na registratie in gebruik zijn genomen. Deze eis verplicht je niet jouw merk in elk Europees land afzonderlijk te gebruiken, maar het is belangrijk om te onthouden dat een Europese merkregistratie niet voor slechts regionaal gebruik bedoeld is.

Naast een merkregistratiesysteem voor de Benelux en de Europese Unie is er nog een ander systeem om een merk in meerdere landen tegelijk te registreren: de Internationale merkregistratie. Dit systeem geeft niet direct merkrechten over de hele wereld, wat de naam misschien doet vermoeden, maar beperkt zich ook niet alleen tot Europese landen.

Het Internationale systeem kent voor- en nadelen ten opzichte van een Europese merkregistratie. Wat voor jouw merknaam de beste route is hangt van veel factoren af en die bespreken wij graag met jou.

Voordelen van een Internationale merkregistratie

Bij het Internationale registratiesysteem is een groot aantal landen aangesloten. Er kan in een keer een registratie in meerdere landen worden gedaan. Dat is prijstechnisch erg aantrekkelijk. De landen die lid zijn bevinden zich overal ter wereld. Denk aan de Verenigde Staten en Japan, maar ook de Europese Unie is als lid aangesloten. De Internationale registratie kan later ook worden uitgebreid met nieuwe landen. Een ander belangrijk voordeel is dat bij dit systeem een probleem in een land niet van invloed is op een ander land dat bij de registratie betrokken is.

Nadelen van een Internationale merkregistratie

De Internationale merkregistratie kan alleen verricht worden als er al een basisregistratie bestaat in een van de aangesloten landen. Voor een Nederlands bedrijf zal dat veelal een Benelux merkregistratie zijn. De eerste vijf jaren is de Internationale merkregistratie dan afhankelijk van de Benelux merkregistratie. Gebeurt er in die periode iets met de Benelux registratie, dan kan dat effect hebben op de Internationale merkregistratie. Ook kunnen sommige merkenbureaus (zelfs van Europese landen) merkregistraties weigeren wanneer het aangevraagde merk lijkt op een ouder merk.

Je kent ze wel, deze tekens komen veelvuldig voor bij merken. Maar wanneer wordt welk teken nu gebruikt?

TM

Het symbool TM (trademark) wordt in het algemeen gebruikt wanneer een merk nog niet is ingeschreven, maar wel is aangevraagd.

®

Zodra het merk definitief is geregistreerd wordt het symbool ® gebruikt; hetgeen staat voor “registered trademark”.

©

Het © symbool betekent “copyright” en wordt gebruikt om aan te geven dat een werk auteursrechtelijk beschermd is.

Er is in de Benelux geen verplichting om deze tekens te gebruiken (in tegenstelling tot de Verenigde Staten of andere landen). Maar men mag de tekens dus wel gebruiken. Het gebruik van een ®-symbool kan bijdragen aan de preventie van merkinbreuk. Er wordt duidelijk aangegeven dat het gaat om tekens waar een bepaalde vorm van bescherming voor wordt geclaimd.

In het buitenland moet worden opgepast met het gebruik van deze tekens. Vooral als het merk niet is geregistreerd, maar er wel een ® bijstaat zou dit als misleidend kunnen worden gezien.

Een merkregistratie is de manier om jouw merknaam of beeldmerk (logo) te beschermen en een exclusief recht op het gebruik ervan te verkrijgen. Een merkrecht is echter niet grenzeloos. Er gelden wat beperkingen. Een merkregistratie is tien jaar geldig. De merkhouder moet wel binnen vijf jaar na registratie de merknaam daadwerkelijk gebruiken wil hij nog een succesvol beroep kunnen doen op zijn merkrechten.

Niet elk gebruik is zonder meer voldoende om aan de gebruiksplicht te voldoen. ‘Symbolisch’ gebruik is in ieder geval niet voldoende. Het moet daadwerkelijk gaan om het verkrijgen of behouden van marktaandelen in een markt waarbij de omstandigheden van het geval (de sector, de betreffende producten) meespelen in de beoordeling of een merk rechtsgeldig is gebruikt.

De gebruiksverplichting geldt voor elke merkhouder. Het is vaak pas aan de orde wanneer de houder in een conflict komt en de wederpartij om gebruiksbewijzen vraagt. Om goed voorbereid te zijn op deze situatie adviseren wij om facturen, brochures, advertenties etc. van afgelopen jaren goed te bewaren. De ervaring leert dat gebruiksbewijs uit voorgaande jaren vaak lastig te vinden is wanneer er een tijdsdruk bestaat in een merkengeschil.