De familie Smith

De optimale bescherming van een logo dat bestaat uit grafische elementen en een woord, is de registratie van het woord als woordmerk en het logo als beeldmerk. Met een woordmerk verkrijg je meest ruime bescherming op het woord, ongeacht dus grafische elementen die in een kwestie dus niet meespelen.

Uiteraard moet het woord dat je wit beschermen, wel voldoende onderscheidend zijn. Bijkomend voordeel van een woordmerk is dat een toekomstige wijziging van het logo, geen consequenties heeft voor de geldigheid van het woordmerk. Zo blijft de beschermingsduur behouden, dit in tegenstelling tot de registratie van het beeldmerk dat verouderd is.

De registratie van een beeldmerk (naast een woordmerk) heeft als voordeel dat de combinatie van de grafische elementen en het woord is beschermd. Mocht dit grafische element ook los worden gebruikt, dan is een registratie van het grafische element zonder woord ook verstandig (denk aan de Swoosh van Nike).

In een beeldmerk dat bestaat uit een woord en logo, zal bij een onderscheidend woord dit woord bij een merkenrechtelijke vergelijking vaak dominant zijn, boven de grafische elementen. Waarom is een registratie van het beeldmerk dan toch verstandig ook in het geval dat je het woordmerk al hebt geregistreerd? Dat zal de volgende oppositie duidelijk maken.

Deze oppositie draait op het bekende merk Paul Smith die bezwaar aantekent tegen het merk John Smith. Het Europese merkenbureau vindt de voornamen gangbaar. De achternaam is identiek. Dat gegeven alleen is eigenlijk al wel genoeg voor een visuele overeenstemming. Maar het gekozen lettertype van John Smith is identiek aan die van Paul Smith, en dat vergroot de visuele overeenstemming zeer, aldus het Europese merkenbureau die de oppositie toewijst.

In dit geval zou Paul Smith ook zonder beeldmerk wel gewonnen hebben. Maar stel de wederpartij had het merk John Smeet ingediend, dan was de overeenstemming tussen de woorden al een stuk minder aanwezig, maar zou de grafische overeenstemming waarschijnlijk wel de doorslag hebben gegeven.