IJsland, merk en/ of land?
In de afgelopen jaren vond een interessant merkengevecht plaats met als inzet de naam IJsland.
Aan de ene kant stond de supermarktketen Iceland Foods die al sinds 50 jaar actief is in het Verenigd Koninkrijk met de naam ICELAND. Aan de andere kant staat de IJslandse overheid die van mening is dat een geografische aanduiding als IJsland niet geclaimd kan worden als merk.
De supermarktketen had haar logo ICELAND als Europees merk geregistreerd. Tegen deze registratie heeft de IJslandse overheid een doorhalingsactie ingediend. De IJslandse overheid voerde aan dat het woord IJsland niet mag worden gemonopoliseerd als merk voor voedingsmiddelen e.d. Nu kan Iceland Foods tegen elk merk met ICELAND erin, optreden. Onwenselijk en onjuist. Want IJsland is een land dat ook bekend staat om zijn voedselproductie (vis, bier, water etc.). Om die reden is ICELAND geen merk maar moet het voor iedereen mogelijk zijn dit teken vrijelijk te gebruiken. Het merk Iceland Foods is daarom niet onderscheidend en moet ongeldig worden verklaard. De IJslandse overheid stelde verder dat het merk van Iceland Foods misleidend is (de producten komen helemaal niet uit IJsland). Iceland Foods handelt ook in strijd met de wet door op te treden tegen partijen die IJsland in beschrijvende zin gebruiken, terwijl dit wettelijk is toegestaan.
Iceland Foods is het hier niet mee eens. ICELAND is de naam van een bekende supermarktketen. IJsland staat ook niet zo bekend om zijn voedselproductie. En als het merk ICELAND wordt beschouwd als een beschrijvend merk, heeft ICELAND onderscheidend vermogen verkregen door intensief gebruik.
In eerste instantie geeft het Europese merkenbureau de IJslandse regering gelijk. Hoewel IJsland op dit moment niet bekend staat om zijn export van voedsel, is het land wel degelijk erg bekend en is het waarschijnlijk dat IJsland in verband kan worden gebracht met voedingsmiddelen. Het Europese merkenbureau komt dus tot de conclusie dat ICELAND een naam is die vrij moet blijven van merkbescherming. Uitzondering hierop is het verworven onderscheidend vermogen dat volgens Europese merkenbureau ook geldt voor geografische namen. Hier is echter door Iceland Foods onvoldoende bewijs voor geleverd.
Iceland Foods laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. Alles wordt uit de kast getrokken door partijen: er komt een hoorzitting (dat is vrij ongebruikelijk bij een procedure bij het merkenbureau), er worden experts geraadpleegd en een marktonderzoek wordt ingediend. En nu is de langverwachte beslissing van maar liefst 56 pagina’s daar. De conclusie, we zullen alle 217 overwegingen niet allemaal bespreken, is dat het beroep ongegrond wordt verklaard. De Beroepsafdeling herhaalt alle argumenten van het Europese merkenbureau: de naam IJsland is erg bekend en zal worden gezien als naam van een land en niet als merk. Om die reden is het merk ICELAND niet in staat producten te onderscheiden. Het merk ICELAND heeft zeker bekendheid in Ierland en het Verenigd Koninkrijk verkregen maar er is onvoldoende bewijs om aan te nemen dat de bekendheid van dit merk ook in andere Europese landen aanwezig is. Met andere woorden, een beroep op inburgering faalt.
Voor wie nog meer wilt weten over deze kwestie: de beslissing is zeker lezenswaardig en sturen wij met alle plezier toe. En waarschijnlijk is deze beslissing niet het eindpunt, wij verwachten een gang naar het Hof van Justitie.
