Coinbase vs. Coinbase
Coinbase is een gevestigde naam in de cryptowereld als één van de grootste crypto exchanges uit de Verenigde Staten.
Je zou denken dat hierdoor slechts één partij de merkrechten op deze naam claimt, maar dit is dus niet zo. Er zijn namelijk twee partijen die zich van deze naam bedienen, en het al een tijdje met elkaar aan de stok hebben in de EU.
Het begon met een EU merkaanvraag van Coinbase Global OÜ (Talinn) voor het merk “coinbase”. Dit merk was aangevraagd voor o.a. handelsdiensten in digitale valuta (klasse 36) en nieuwsdiensten (klasse 41). Vervolgens werd in 2019 een oppositie ingediend door Coinbase Inc (US) tegen deze EU aanvraag op basis van haar eerdere EU registraties voor COINBASE. In haar EU registraties had Coinbase Inc. wel klasse 36 opgenomen, maar klasse 41 was geen onderdeel van deze oudere registraties.
Dat de merken voldoende overeenstemden was wel duidelijk. Echter, minstens even belangrijk is of de diensten voldoende overeenstemming vertonen. Hierbij is met name interessant of de diensten in klasse 36 en klasse 41 over en weer ook daadwerkelijk soortgelijk zijn. Kan je echt stellen dat diensten zoals het handelen in virtuele currency soortgelijk zijn aan het aanbieden van nieuwsreportages?
Mijn eerste ingeving zou zijn: dat zou best kunnen. Immers, het nieuws kan ook over digitale valuta etc. gaan. Ook is het aannemelijk dat iedereen wel een beetje research doet in het nieuws voordat men crypto’s koopt. Toch? Dit vraagstuk hield beiden partijen flink bezig. Coinbase US was ervan overtuigd dat de dienstverlening wel degelijk soortgelijk aan elkaar is, en was niet van plan om dit merk van Coinbase Global OÜ (Talinn) te tolereren, ook niet voor klasse 41.
Het Europese merkenbureau oordeelde dat de EU aanvraag coinbase van Coinbase Global OÜ (Talinn) geweigerd moest worden voor alle diensten in klasse 36. Dat was geen verrassing. Echter, de aanvraag mocht geregistreerd worden voor nieuws gerelateerde diensten in klasse 41. Deze diensten over en weer vertonen onvoldoende soortgelijkheid om verwarringsgevaar aan te nemen, ook al zijn de merken nagenoeg identiek.
Daar was Coinbase US het niet mee eens. Uiteindelijk volgde een discussie die leidde tot het Gerecht in Eerste Aanleg. Maar ook het Gerecht in Eerste Aanleg stelt Coinbase US in het ongelijk. Als de diensten in de klassen geen soortgelijkheid vertonen, dan kan er simpelweg nooit sprake zijn van verwarringsgevaar. Met name van belang is dat wanneer bijvoorbeeld een persbureau publicaties of nieuws uitbrengt over een bepaald onderwerp zoals crypto, dat dit niet betekent dat men direct mag verwachten dat het persbureau ook daadwerkelijk zelf handelsdiensten verleent op dit gebied. Dit zou immers betekenen dat nieuwsdiensten soortgelijk zijn aan van alles. Ook het argument van Coinbase US dat ze zelf ook veel nieuws uitbrengen, werd van tafel geveegd: dan hadden ze het merk gewoon voor diensten uit klasse 41 moeten registreren.
We kunnen twee “wijze lessen” uit deze zaak te trekken. Enerzijds zou het voor Coinbase US strategisch zijn geweest om reputatie van hun EU merken in te roepen, zodat ze ook konden ageren tegen andere klassen. De vraag is dan wel of ze reputatie hadden kunnen bewijzen in de EU. De tweede les is dat je altijd goed moet nadenken over aanvullende klassen. Hadden ze destijds klasse 41 meegenomen in hun depots, dan was optreden aanzienlijk makkelijker geweest voor Coinbase US. Dit toont maar weer aan dat een goed overwogen aanvraagstrategie onmisbaar is.
Auteur: Matthias Van Den Broek
Bio: Matthias van den Broek is merkenadviseur en specialist in het voeren van domeinnaamgeschillen en advisering in online brand protection. Zijn klantenportfolio omvat veel bekende namen uit de financiële wereld - van crypto startups tot market makers. Matthias schrijft graag over actuele “merkenzaken” maar ook het modellenrecht is een favoriet onderwerp voor hem.