Golden Oldies
Een gouden champagnefles, niet iets dat merkenrechtelijk snel door één partij geclaimd kan worden?
Immers, goud wordt wel vaker gebruikt om het luxueuze imago van een product te benadrukken. Toch komt het af en toe tot een conflict - we zagen dan ook onlangs een interessante zaak voorbijkomen bij het Europese merkenbureau. Deze zaak betreft een geregistreerd Europees vormmerk van een gouden fles van Sensi Vigne & ViniS.r.l., een wijn en champagne producent uit Italië.
Maschio Beniamino S.r.l., een andere producent van onder andere wijnen en grappa, was het niet eens met het merk en diende – nadat het merk was geregistreerd - een nietigheidsactie in.
Ook na registratie kan een merk in sommige gevallen namelijk nog worden doorgehaald. In de nietigheidsactie werden onder andere de volgende twee argumenten aangevoerd:
De flessen kunnen simpelweg niet als merk dienen aangezien vorm en de kleur van de fles geen aanduiding van de herkomst (merk) kunnen zijn. Deze elementen wijken immers niet substantieel af van vormen en kleuren die gewoonlijk in de handel voor dit soort flessen worden gebruikt. De enige onderscheidende elementen zijn die op het etiket - met name 'SENSI' en '18K'.
Doordat gouden flessen al zeer lang op de markt zijn zal dit puur als een decoratief element worden beschouwd en onvoldoende als merk gezien worden door de consument. Als voorbeeld werden bijvoorbeeld de flessen van Moët aangehaald om het argument kracht bij te zetten.
Interessante zaak dus, maar de nietigheidsactie was op voorhand al niet heel kansrijk. Het Europees merkenbureau keurde de aanvraag immers in eerste instantie goed en wij snappen de beweegreden: het merk bestaat niet alleen uit de vorm en gouden kleur van de flessen, zoals Maschio Beniamino aanvoert, maar ook uit de elementen ‘SENSI’ en ‘18K’. Juist deze merkelementen geven het merk onderscheidend vermogen.
Deze “truc”, waarbij bepaalde merkelementen(zoals tekst) worden toegevoegd aan anders beschrijvende elementen, wordt vaker gebruikt bij vormmerken. Vormmerken op zichzelf zijn namelijk lastig in te schrijven. Als eenmaal het vormmerk (met tekstelementen) is geregistreerd heb je als merkhouder weliswaar een merk in handen, maar dan zijn toch vooral de onderscheidende elementen beschermd en niet de gangbare elementen. Zo ook in dit geval: je kunt verwachten dat de beschermingsomvang van de fles en de kleur goud minimaal is.
De nietigheidsactie is afgewezen: de tekstelementen maken het geheel onderscheidend. Maar wat je hier aan hebt?
Auteur: Matthias Van Den Broek
Bio: Matthias van den Broek is merkenadviseur en specialist in het voeren van domeinnaamgeschillen en advisering in online brand protection. Zijn klantenportfolio omvat veel bekende namen uit de financiële wereld - van crypto startups tot market makers. Matthias schrijft graag over actuele “merkenzaken” maar ook het modellenrecht is een favoriet onderwerp voor hem.