Aan de haal met Lacoste merk

Lacoste is qua naam en logo een voorbeeld van een sterke brand.

Opgericht door de Franse tennisser René Lacoste is dit modehuis met iconische polo’s en sportswear zeer bekend geworden door de jaren heen.

Bij dit soort merken weet je dan ook vrijwel zeker dat de merkrechten goed zijn beschermd. Toch zien we af en toe partijen die graag een poging wagen om aan de haal te gaan met een bekend merk.

Zo zagen wij onlangs in het Europese merkenregister een merkaanvraag voor LACOSTE door een partij in China. In plaats van kleding, werd dit Europese merk aangevraagd voor onder meer elektrische fietsen, vouwfietsen en crossmotoren. Niet geheel onverwacht had Lacoste bezwaar en werd er oppositie ingediend. Aangezien de producten (kleding versus fietsen) verschillen qua karakter, werd deze oppositie gebaseerd op de reputatie van het oudere Lacoste merk voor kleding.

Reputatie veronderstelt dat door het gebruik van dit Lacoste merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Als daarbij bewezen kan worden dat de consument als het ware een “link” ziet tussen beide merken, dan maakt het niet uit dat er geen sprake is van dezelfde of soortgelijke producten.

Voor merken met reputatie geldt dus een grotere beschermingsomvang en hoeft er geen soortgelijkheid tussen o.a. kleding en elektrische fietsen te worden bewezen, zolang de onderscheidingskracht en reputatie van het oudere merk in gevaar dreigen te komen. Dit kan onder meer spelen als er “verwatering” van het oudere bekende merk kan optreden. De reputatie moet wel bewezen worden en dat is vaak een struikelblok.

Lacoste kwam in deze procedure echter met zeer overtuigend bewijs – o.a. nieuwsartikelen, bewijs van een zeer grote aanhang op social mediakanalen, sponsorships en daarnaast ook meerdere rechterlijke uitspraken binnen de Europese Unie waarin de reputatie van Lacoste werd bevestigd. Het Europese merkenbureau ging hier dan ook in mee en oordeelde dat deze Chinese aanvrager inderdaad in het kielzog probeerde te varen van het bekende Lacoste merk, om zo te profiteren van het prestige van dit merk. Dit zou hen een ongerechtvaardigd voordeel opleveren. Het resultaat: de Europese aanvraag van de Chinese aanvrager werd volledig geweigerd.

Een mooie overwinning voor Lacoste dus. Gaat de “andere” Lacoste deze uitspraak aanvechten? Dit lijkt ons weinig kans van slagen hebben, maar je weet het nooit! We houden jullie op de hoogte...

Auteur: Matthias Van Den Broek

Bio: Matthias van den Broek is merkenadviseur en specialist in het voeren van domeinnaamgeschillen en advisering in online brand protection. Zijn klantenportfolio omvat veel bekende namen uit de financiële wereld - van crypto startups tot market makers. Matthias schrijft graag over actuele “merkenzaken” maar ook het modellenrecht is een favoriet onderwerp voor hem.