Écht onderscheidend

McDonald’s in de woestijn (AI)

Vanuit een marketing gedachte is het belangrijk om je te onderscheiden van je concurrenten.

Het creëren van onderscheidend vermogen stelt je in staat om de aandacht van potentiele klanten te trekken en een positieve indruk achter te laten. Ook in het merkenrecht is het onderscheidend vermogen essentieel. Een merk dient onderscheidend vermogen te bezitten wil het door merkeninstanties geaccepteerd worden. Kan de gemiddelde consument het merk niet herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming? Dan kan het geen merk zijn en wordt een merkaanvraag geweigerd.

Merk- en marketingbureau JKR en onderzoeksbureau Ipsos hebben recentelijk een onderzoek gedaan naar het onderscheidend vermogen van logo’s, slogans, mascottes en kleuren van meer dan 500 merken. In het Online Marketing artikel van Frankwatching, dat ingaat op het onderzoek, wordt een onderscheid gemaakt tussen twee eigenschappen van een merkelement: de mate van uniciteit en de mate van bekendheid. De uniciteit wordt beïnvloed door branding, bekendheid door marketing. De een kan niet zonder de ander, en door te investeren in beide krijg je onderscheidende merkelementen. Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts 15% van de merkelementen daadwerkelijk onderscheidend is. Bovendien wordt ingeschat dat in 2025 85% van de merken wereldwijd niet als onderscheidend aan te merken zijn.

Een interessante uitkomst. Maar in hoeverre komt deze definitie en uitleg terug in het merkenrecht? Binnen het merkenrecht wordt het onderscheidend vermogen van een merk beoordeeld in het licht van de producten of diensten waarvoor het is aangevraagd. Een beschrijvend merk bevat in de regel geen onderscheidend vermogen. Verwijzende- en fantasiewoorden wel: de mate van uniciteit speelt dus ook hier een rol. Bekendheid is echter geen vereiste voor registratie van een merk, maar is wel een aanvullend criterium wanneer het merk volledig beschrijvend is en de uniciteit dus onvoldoende is. Is een beschrijvend merk bekend geworden door gebruik, dan kan het onderscheidend zijn op grond van inburgering: het relevante publiek is het woord als merk gaan zien (andersom kan een merk ook ‘uitburgeren’ en een soortnaam worden).

In het artikel wordt de gele ‘M’ aangehaald als een zeer onderscheidend merk: je associeert het merk direct met McDonald’s. Ook vanuit een juridisch standpunt is de gele ‘M’ een zeer onderscheidend merk. Niet zozeer van huis uit: een logo bestaande uit een gele M is weliswaar onderscheidend maar geen logo dat er direct uit springt: de uniciteit is beperkt. Maar door het intensieve gebruik en doelgerichte marketinginspanningen is het merk bekend geworden en heeft het nog meer onderscheidend vermogen verkregen. Door intensief gebruik kunnen vrijwel alle merkelementen in het merkenrecht onderscheidend vermogen verkrijgen. Bij een van huis uit onderscheidend element sta je merkenrechtelijk gezien, echter een stuk steviger.

Uiteindelijk wil de merkenjurist en marketeer hetzelfde: een onderscheidend merk op de markt zetten en afschermen. Kortom, ga voor originaliteit: dan zit je goed!

Auteur: Arnaud Bos

Bio: Arnaud is merkenadviseur en binnen Knijff verantwoordelijk voor de marketing & communicatie. Arnaud is specialist in de metaverse en de muzieksector en zijn klantenportfolio omvat veel opkomende en gerenommeerde bands. Hij houdt de laatste jurisprudentie in de EU nauwlettend in de gaten en laat je direct weten als hij opmerkelijke merkaanvragen ziet.