Lebara slaagt erin de Benelux-kleurmerken van Deutsche Telekom AG (T-Mobile) ongeldig te laten verklaren

T-Mobile is altijd zeer strikt geweest in het beschermen en verdedigen van zijn kleurmerk te weten een specifieke tint magenta.

Het bedrijf trad in het verleden vrij fel op tegen pogingen om inbreuk te maken op zijn kleurmerk, niet alleen in de Benelux, maar ook in andere landen. Veel bedrijven ontvingen sommaties of zelfs inbreukacties vanwege het gebruik van een identieke of vergelijkbare kleur. Veel van deze zaken haalden de krantenkoppen.

Kleurmerken zijn niet eenvoudig te om te bemachtigen. Verkregen onderscheidend vermogen (herkenning verkregen door intensief gebruik) is normaal gesproken nodig om merkbescherming te krijgen. Jarenlang was het T-Mobile-kleurmerk een voorbeeld van een succesvol kleurmerk en werd het genoemd naast KLM-blauw en KPN-groen.

Voor de Benelux lijkt dat nu te zijn veranderd, en dat is niet direct omdat T-Mobile niet langer actief is als telecommerk in Nederland vanwege de recente re branding naar Odido.

Lebara, een bekende uitdager op de telecommarkt, diende namelijk zelfs al vóór deze re-branding een verzoek in tot doorhaling van de rode en magenta kleurmerken van Deutsche Telekom AG bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De uitspraak in deze doorhalingen is nu bekend.

In deze procedures voerde Deutsche Telekom aan dat het magentamerk onderscheidend is. Ze geven aan dat het relevante publiek in de Benelux gewend is geraakt kleuren te herkennen als een aanduiding van oorsprong met betrekking tot telecommunicatiediensten. Deutsche Telekom legt uit dat de telecommarkt zeer specifiek en duidelijk gedefinieerd is. Sinds de liberalisering van de markt eind jaren tachtig wordt deze gekenmerkt door het bestaan van slechts een paar aanbieders. Deze aanbieders gebruiken elk een unieke kleur om hun merkidentiteit te vertegenwoordigen: KPN gebruikt de kleur groen, T-Mobile de kleur magenta, Vodafone de kleur rood en Ziggo de kleur oranje.

Qua geografische aspecten is de drempel voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen echter hoog. De Benelux is een ondeelbaar gebied. Dit betekent dat een kleur  alleen een merk kan zijn als het in de gehele Benelux geldig is. Verkregen onderscheidend vermogen moet dus worden aangetoond in de gehele Benelux, of op zijn minst in gebieden waar het merk aanvankelijk geen onderscheidend vermogen had.

Bij kleurmerken mag worden aangenomen dat de beoordeling van onderscheidend vermogen geldt voor het hele Benelux-publiek. Verkregen onderscheidend vermogen moet daarom worden bewezen in het gehele Benelux-gebied.

In België en Luxemburg blijkt T-Mobile niet actief te zijn als telecomaanbieder, althans niet op de consumentenmarkt. Men geeft aan actief te zijn geweest in België onder de naam T-Systems, maar die activiteiten lijken meer business-to-business te zijn en niet gericht op het grote publiek, waarop de diensten (ook) gericht zijn, en zijn in elk geval aanzienlijk minder intensief dan in Nederland. Dit maakt verkregen onderscheidend vermogen minder waarschijnlijk.

Hoewel de T-mobile zeker heeft aangetoond dat het Benelux-publiek buiten Nederland ook op verschillende manieren met het teken in aanraking is gekomen of zou kunnen zijn gekomen, is het Bureau van mening dat onvoldoende is aangetoond dat dit deel van het publiek het teken daadwerkelijk als handelsmerk is gaan herkennen.

Het Benelux-Bureau concludeert daarom dat de verweerder er niet in is geslaagd te bewijzen dat hun kleurmerken als merk onderscheidend vermogen hebben verkregen in de gehele Benelux en haalt om deze reden de betreffende Benelux-merken door zodat deze niet langer ingeschreven zijn.

Tegen deze beslissing kan overigens nog wel beroep worden aangetekend bij het Benelux Gerechtshof!

Auteur: Erik Stegeman

Bio: Erik Stegeman is merkenadviseur en specialist in merkbescherming voor bands, DJ's en artiesten. Zijn klantenportfolio omvat vele bekende DJ’s zoals Charlotte de Witte, Swedish House Maffia en Tiësto. Hij schrijft veel over inbreuken op muziekmerken. En als je geluk hebt, geeft hij je tips over de nieuwste band en DJ’s.