Richtlijnen voor de beoordeling van kwade trouw in het merkenrecht
Stel je voor, een kwaadwillende afnemer heeft jouw merk ingediend op zijn eigen naam.
Of, een bedrijf heeft jouw logo gekopieerd en in een ander land ingediend als merk. Dit zijn voorbeelden van aanvragen die mogelijkerwijs als kwade trouw worden aangemerkt. Zelfs een aanvraag door een merkhouder zelf kan onrechtmatig zijn wanneer deze is gedaan om bijvoorbeeld de gebruikstermijn kunstmatig te verlengen.
Het begrip kwade trouw is in de wet vastgelegd in nogal algemene bewoordingen. Een strikte definitie is er niet. De verdere invulling ligt daarmee op het bordje van de rechter. Inmiddels heeft het Europese Hof een aantal uitspraken gedaan waardoor de grens tussen kwade en goede trouw zich steeds duidelijker aftekent. Op initiatief van het Europese merkenbureau zijn op diverse merkenrechtelijke onderwerpen beleidstukken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de uitleg van de rechter door de merkenbureaus van de landen van de EU op dezelfde manier wordt toegepast. Het meest recente beleidsstuk (CP13) betreft de kwade trouw.
Dit beleidsstuk stelt dat twee verschillende vormen van kwade trouw bestaan:
1 Misbruik van rechten van derden: dit doet zich voor wanneer een aanvrager oneerlijk eigendom probeert te verkrijgen op een ouder merk van een derde, bijvoorbeeld door parasitair gedrag of schending van vertrouwelijke relaties; en
2 Misbruik van het merkenstelsel: dit aspect heeft als doel misbruik van het stelsel van merkregistratie en oneigenlijk gebruik ervan tegen te gaan, zoals bij defensieve registraties, aanvragen met als doel de gebruikstermijn kunstmatig te verlengen en aanvragen voor speculatieve doeleinden.
Bij de beoordeling van kwade trouw dient de intentie van de aanvrager te worden beoordeeld. Is deze eerlijk of oneerlijk? Een oneerlijke intentie is een verplichte voorwaarde. Zonder oneerlijke intentie geen kwade trouw. Daarnaast bestaan verschillende andere factoren die ook relevant kunnen zijn voor de vaststelling of sprake is van kwade trouw, zoals de gelijkenis met en het onderscheidend vermogen van het eerdere merk, de relatie tussen partijen, en de gedragingen van de aanvrager, zoals het vragen om een vergoeding of indiening van verschillende andere merken van derden.
Verder geeft CP13 richtlijnen voor:
1) De bewijslast: goede trouw wordt verondersteld en de bewijslast ligt bij de eiser. Als die objectieve omstandigheden aanbrengt die wijzen op kwade trouw, verschuift de bewijslast naar de aanvrager die plausibele verklaringen voor zijn handelen dient te geven. Reageert een aanvrager niet, dat betekent dit niet direct dat de aanvrager te kwader trouw is. Maar zonder uitleg kan hier wel kwade trouw uit worden afgeleid.
2) Het relevante tijdstip: of een aanvraag nietig is vanwege kwade trouw hangt af van de intentie van de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag. Wel kunnen feiten en gedragingen vooraf of achteraf aanwijzingen geven voor intentie van de aanvrager ten tijde van indiening.
3) De omvang: weigering of doorhaling van alle of slechts een deel van de goederen of diensten op grond van kwade trouw is mogelijk.
Het beoordelen van kwade trouw in merkaanvragen kan complex zijn, maar CP13 biedt een uitgebreid kader om examinatoren, aanvragers, eisers en merkenjuristen door het proces te leiden. Heb je te maken met een onrechtmatige aanvraag van een derde of heb je vragen? Neem dan contact op.
Auteur: Ellen Gevers
Bio: Ellen is merkenadviseur en managing partner bij Knijff, en een graag geziene spreker en schrijver in de wereld van Intellectueel Eigendom. Ellen heeft gesproken op congressen van ECTA, INTA, MARQUES en BMM, en haar artikelen vind je onder meer terug in het BMM en de INTA Bulletin. Daarnaast is Ellen als docent en bestuurslid betrokken bij de opleiding van Benelux Merken- en Modellengemachtigden (BMM) en paralegals, en is Ellen betrokken bij de wekelijkse publicatie van het INTA Bulletin. Ellen weet waar ze het over heeft, kun je zeggen!