Mijn merk registreren in Amerika – waar moet ik op letten?
Voor veel bedrijven is Amerika erg interessant: het is al jaar en dag de grootste economie ter wereld.
Voordat je je merk in Amerika gaat gebruiken, is het beschermen van je merk in het land een aan te raden stap. Waar moet je allemaal rekening mee houden?
Timing is alles
Veel bedrijven willen op den duur uitbreiden naar de VS maar hebben nog geen concrete plannen. Uiteraard is het fijn om het merk al zeker gesteld te hebben, maar in Amerika geldt een gebruiksplicht (binnen 3 jaar na registratie) die gepaard gaat met een gebruiksverklaring. Deze verklaring moet tussen het 5e en 6e jaar na registratie worden ingediend. Dit wil zeggen dat de merkhouder moet verklaren dat het merk in gebruik is en voor elk product bewijs hiervan moet indienen. En dat luistert nauw.
Met dit in het achterhoofd is het zinvol het merk pas te registreren als de plannen concreet zijn. Als je geen bewijs kunt overleggen, dan zal het merk vervallen worden verklaard. Overigens kun je het merk dan wel opnieuw aanvragen.
Amerika is het land van de regeltjes
Waar je in de EU een merk kunt indienen voor een brede omschrijving van producten en diensten, is het in Amerika beter om specifiek je producten en diensten te omschrijven. De producten en diensten waarvoor geen bewijs wordt ingediend, zullen immers worden geschrapt.
Niet alleen vanwege het aanleveren van bewijs, maar ook om andere redenen is een specifieke omschrijving de beste keuze. De Amerikaanse regels zijn streng bij het aanvragen van een merk. Vaak heeft het Amerikaanse merkenbureau opmerkingen naar aanleiding van de aanvraag. Dit kan gaan om administratieve dingen, maar ook product- en dienstenomschrijvingen moeten regelmatig worden aangepast. Indien het merk dan voor een wat specifiekere omschrijving is ingediend, dan scheelt dat in de kosten van een verweer. Overigens is het in ieder geval goed om alvast rekening te houden met aanvullende kosten van een verweer: 9 van de 10 merken worden in eerste instantie geweigerd.
Verlenging
Ook in Amerika is een merk oneindig te verlengen. Bij iedere verlenging zal opnieuw gebruiksbewijs moeten worden ingediend.
Let op! Veel merken worden via de internationale registratie in Amerika ingediend. Dit is een aantrekkelijke procedure als meerdere landen of gebieden (zoals de EU) relevant zijn voor een merk.
Voor de internationale registratie zelf geldt een vervaldatum en voor een Amerikaanse aanwijzing geldt er bovenop een aparte vervaldatum. Het Amerikaanse merk dient dus ook nog apart te worden verlengd.
Onderzoek
In Amerika zijn er federale merken, maar ook staatsmerken en zelfs merken die door gebruik bepaalde rechten hebben verkregen. Voordat je in Amerika een merk indient, is onderzoek dus erg raadzaam. Gelukkig kunnen wij je hierbij goed helpen.
Meer weten over merkbescherming in Amerika? Neem dan contact op.
Auteur: Arnaud Bos
Bio: Arnaud is merkenadviseur en binnen Knijff verantwoordelijk voor de marketing & communicatie. Arnaud is specialist in de metaverse en de muzieksector en zijn klantenportfolio omvat veel opkomende en gerenommeerde bands. Hij houdt de laatste jurisprudentie in de EU nauwlettend in de gaten en laat je direct weten als hij opmerkelijke merkaanvragen ziet.